第六章 企业知识产权法律风险与防范 第二节 企业专利

一、专利申请前

风险19：专利权被他人抢先申请 ★★★★★
阐释说明：企业专利权因他人抢先申请，会产生专利申请被驳回的风险。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）相关规定，我国对于专利采取在先申请原则。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。这样能够促使发明创造尽早为公众所知，减少了重复研究。如果是同日申请的，处理做法是双方进行专利的权属协商，如果协商不成，则同时驳回申请。优先权的确定：(1) 外国优先权：申请人自发明或者实用新型外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。 (2)国内优先权：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。2、申请日的确定：（1）当面递交专利申请文件的：以递交日为申请日。（2）向国务院专利行政部门邮寄的各种文件，以寄出的邮戳日为递交日；（3）邮戳不清晰的，除当事人能够提出证明外，以国务院专利行政部门收到日为递交日。
防范措施：（1）企业应做好专利申请前的保密工作。以防由于员工离职、奖励未协商好、“卧底”员工等问题，导致发明创造被他人抢先申请或者出现同日申请现象。
（2）专利已经被抢先申请的，企业可以采取以下补救措施：①依据《专利法》关于专利优先权的规定，排除专利抄袭者，取得专利申请可能；②依据《专利法》关于专利无效的程序规定，提出专利无效宣告申请，排除专利抄袭者专利；③通过其他在先权利的主张，减少专利抄袭者对企业生产造成的影响。
（3）可以咨询专业律师等制定详细的策略。
（4）利用专利申请优先权与申请日，优先确立专利的申请。
法条链接：《专利法》第 9条、第28条、第29条、第45条、第47条，《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第 4条、第 5条、第 41条、第47条、第102条、第103条，《民法典》第123条

风险20：发明创造不具备新颖性 ★★★★★
阐释说明：新颖性是专利的重要特性之一，如果一项发明创造不具备新颖性，其专利申请必然会被驳回。所谓新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。但需要注意的是：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；③他人未经申请人同意而泄露其内容的。须同时注意：
（1）新颖性与现有技术
①现有技术，是指申请日以前(有优先权的，指优先权日)在国内外为公众所知的技术。
②现有技术的判断标准之一：是否公开，是指一项技术已经处于非保密状态，任何人均可在公开场合以合法方式获得该项技术。
A.书面公开：在申请日以前有同样的技术在国内外以书面方式公开发表过 (绝对新颖性)。
B.使用公开：申请专利的发明或者实用新型因使用而导致整个技术方案被公众所知或所用。
C.其它方式公开：以其他方式使发明或者实用新型的技术内容为公众所知的，称为技术的其他公开形式。通过演讲、报告、授课、展览、销售等形式将技术内容公开出来。
③现有技术的判断标准之二：新颖性是否丧失，是否与现有技术相比，二者在技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果上实质性相同。
④单独对比原则，是指在判断申请专利的发明或者实用新型是否具有新颖性时，专利审查人员只能将每一份对比文件作为一个整体单独与被审查对象进行比较，而不允许将几份对比文件组合起来作为判断该申请是否具有新颖性的标准。
（2）新颖性与抵触申请
①抵触申请：在申请日以前，同样的技术如果已由他人向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中，那么，他人(在先)的申请就是被审查申请(在后的)的抵触申请。抵触申请虽然不属于现有技术，但它却能致使在后申请丧失新颖性。
②原因：在同一个国家内，同样的技术只能被批准授予一项专利权。即专利权授予最先申请的人(先申请的原则）。
防范措施：（1）在技术开发立项前、过程中和产出后做好国内外专利检索、跟踪和管理；实时关注国家知识产权局官网的相关信息；专利申请前进行国内外专利申请检索，避免人财物的浪费。（2）申请人要对该行业领域内相关企业申请的专利进行细致的检索和比对，排除冲突，避免专利纠纷，防止无效申请及后期保护不力。在专利申请过程中，最好委托专业机构撰写专利的权利要求书。（3）申请人要注意做好技术的保密工作，防止专利泄密。对于委托、合作、职务发明等特殊类，申请人要在申请前对专利申请权、专利权归属、奖励、技术保密等事项签订完备的书面协议。（4）要建立健全专利管理制度、保密管理制度，防止技术机密过早、过迟或因失误公开。（5）在对外许可、转让专利技术时，要对对方信誉、履约能力进行调查，确保合同得到有效履行。（6）专利申请需要公开技术方案，这其中可能包括技术秘密。因此需要适当处理专利公开与技术秘密的关系，不欲公开的技术则不写到专利申请文件中。
相关案例：（2023）京行初5405号 实用新型专利不具有新颖性、创造性，法院驳回专利权人诉讼请求
证据1中海绵单元12设于包覆单元11内，使用者可以通过气嘴对垫体10进行充气，且卷收时海绵单元12中的空气经由气嘴13流出。基于上述内容，本领域技术人员可以知晓，包覆单元应为密封腔体，气体经由气嘴进出垫体10。至于垫体10的海绵单元12因空气的填充而膨起，由于并未说明空气直接填充而非通过气嘴，故而并不足以说明包覆单元11为非密封腔体。
对于权利要求1中限定的填充物具有多个侧向通孔，已被证据1公开，虽然证据1说明书附图中显示其海绵单元除侧向通孔外，还具有竖直方向的通孔，但权利要求1并未排除竖直方向的通孔，故而，该特征已被证据1公开。
其他特征的对应关系，被诉决定相关认定并无不当，法院予以确认。
综上，权利要求1的技术方案与证据1的技术方案、技术领域相同，本领域技术人员根据技术方案可以确定，两者能够解决同样的技术问题，并具有相同的技术效果，因此权利要求1不具备新颖性。
法条链接：《专利法》第 22条、第24条，《专利法实施细则》第 30条，

风险21：忽视专利优先权申请 ★★★★★
阐释说明：优先权的实际意义是，以其第一次提出专利申请日作为判断新颖性的时间标准。因此，企业忽视专利优先权申请，可能导致专利新颖性丧失。根据《专利法》相关规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。第一次提出申请的日期，称为优先权日，而上述特定的十二个月、六个月期限，称为优先权期限。企业第一次专利申请被撤回或驳回时，其优先权仍然存在。优先权亦可随专利申请权一起转让。
防范措施：优先权申请要点：
（1）申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利文件副本的，视为未要求优先权。
（2）在书面声明中，申请人应当写明在先申请的申请日、申请号和受理该申请的国家；书面声明中未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的，视为未提出声明。
（3）要求外国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机关证明；提交的证明材料中，在先申请人的姓名或者名称与在后申请的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让证明材料；要求本国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当由国务院专利行政部门制作。
法条链接：《专利法》第 29条、第 30条，《专利法实施细则》第18条、第19条、第34条、第35条、第38条

风险22：专利《权利要求书》撰写不当 ★★★★★
阐释说明：《权利要求书》是最重要的专利申请文件之一，是确定国家对某项发明创造划定保护范围的文件。申请专利保护范围的用人单位要以《权利要求书》记载的内容为准，而非由专利产品确定。因此，专利《权利要求书》撰写不当，很可能导致专利权保护的不周延。在专利侵权纠纷中，判断是否存在侵权而对《权利要求书》进行对比时，关键在于对技术特征的对比：将被控侵权物的全部技术特征与专利的必要技术特征逐一进行比较，以判定被控侵权物的全部技术特征是否落入发明专利《权利要求书》中独立权利要求的保护范围内。只有当被控侵权物包含了专利《权利要求书》中记载的全部必要技术特征或与其等同的技术特征，才能认定侵权，否则不构成侵权。
防范措施：专利申请文件对于专利的申请以及之后的专利保护极为重要，企业在撰写相关文件时一定要给予足够的重视。如果企业自身缺乏相关的专业人才，可以考虑委托专业的、业内评价较高的专利服务机构代为撰写。
法条链接：《专利法》第26条、第59条，《专利法实施细则》第3条、第22条、第23条、第39条、第 45条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 1条、第 2条、第5条、第7条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第1条、第4条、第5条
相关案例：(2019)鲁民终711号 邴立华、齐万勇侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书
齐万勇系“新型果树开甲刀”实用新型专利的独占实施被许可人，其认为邴某某制造销售的果树环剥器全部技术特征落入涉案专利权利要求1、4的保护范围，请求判令邴某某停止侵权并赔偿损失。经查，被诉侵权产品是在“动握板的前端两侧分别设置安装板”。本案双方当事人的主要争议为涉案专利权利要求1记载的“在所述的定握板的前端两侧分别设有安装板”中“定握板”是否为“动握板”的笔误。综合分析可以得出，涉案专利要求1中记载的“定握板的前端两侧分别设有安装板”中的“定握板”系“动握板”的明显笔误，应当修正为“动握板的前端两侧分别设有安装板”，并以修正后的含义进行解释以确定涉案专利权保护范围。被诉产品的全部技术特征落入涉案专利权的保护范围，构成侵权。

风险23：一项发明创造申请两项专利授权 ★★★★★
阐释说明：同样的发明创造只能授予一项专利权。因而，一项发明创造申请两项专利授权必然导致申请失败。但是，同一申请人可在同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予该发明创造专利权。
防范措施：一项发明创造最终只能拥有一项专利授权。但是，发明专利和实用新型专利常常没有严格的界限。大部分的产品技术可同时申请发明专利和实用新型专利。实用新型专利审查相对宽松，授权较快。如果同时申请两种专利，可以让自己的技术尽早地受到保护。在发明专利通过了实质审查，确定可以授权后，申请人可以声明放弃实用新型专利，以获得发明专利的授权，从而获得 20年的专利保护。这种“双申请”的方式，可以最大限度地节省时间，同时也让自己的专利技术获得最大限度的保护。
法条链接：《专利法》第 9条，《中华人民共和国专利法实施细则》第41条

二、专利归属

风险24：忽视对员工职务发明奖励 ★★★
阐释说明：被授予专利权的单位向职务发明创造的发明人、设计人支付奖酬是单位应当遵守的法定义务。《专利法实施细则》（2023年修订）大幅提升了职务发明创造奖酬的支付标准，为了避免因奖酬问题处置不当而使企业面临经营风险或遭受经济损失，在开展专利尽职调查时，应当重视对职务发明创造奖酬权的风险排查。关于奖励报酬，双方如果没有约定，则按照《专利法实施细则》进行奖金奖励或提取营业利润比例予以奖励。根据《重庆市专利促进与保护条例》，被授予专利权的单位也可以与发明人、设计人约定奖励和报酬的方式和数额。
防范措施：企业应建立健全有效的职务发明奖励制度，同时注意以下几方面内容：
（1）明确规定发放方式、数额及比例；
（2）注意区分奖励及报酬内容；
（3）避免对发放职务发明奖励或报酬附加不合理条件，如离职后不再发放职务发明奖励或报酬；
（4）职务发明被授予专利，但该员工已经离职的，也要向其支付相关的奖励和报酬。
法条链接：《专利法》第15条，《专利法实施细则》第92条、第93条、第94条，
相关案例：（2013）渝高法民终字第 00029号 詹某与重庆某轴承公司职务发明创造发明人奖励纠纷案
案例简介：涉案专利解决的是重庆某轴承公司生产线上码圈环节的自动化问题。其经济效益不是体现为直接创造利润，而是以节省人工和节约开支的方式降低生产成本，间接增加利润。在双方均未能证明实施专利产生的实际利润的情况下，把实施该项专利节约的费用作为实施该项专利的税后所得利润或营业利润，是一种合理可行的计算方法。关于实施专利的报酬问题，《专利法实施细则》规定有每年支付和一次性支付两种可以选择和替代的履行方式，且对一次性支付的履行期限仅规定为“在专利权有效期限内，实施专利后”，没有特别限制。因此，无论被授予专利权的单位是否按年度支付报酬，发明人或设计人都可以随时请求专利权使用单位一次性支付报酬。

风险25：单位与员工发明人因专利权属产生纠纷 ★★★★
阐释说明：在企业经营过程中，可能会因为发明创造的专利权归属问题与员工产生纠纷，这一风险产生的主要原因是双方对员工发明创造的定性存在分歧。员工的发明创造，包括职务发明和非职务发明两种。1.职务发明的表现形式为：执行本单位的任务所完成的发明创造；主要是利用本单位的物质技术条件（如本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等）完成的发明创造。权利归属可能有以下几种情况：单位；单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从约定；未有约定的，权利归属于单位。
2.非职务发明的表现形式为：企业、事业单位、社会团体、国家机关的工作人员在职务之外没有（或很少）利用本单位的物质条件所完成的发明创造。权利归属为发明人或者设计人。
防范措施：为避免企业与员工就发明专利产生纠纷应注意：
（1）规范企业的技术资料管理；
（2）及时将相关发明创造申请保护，或者纳入商业秘密管理，明确专利权
归属以及相关员工的保密义务；
（3）完善对退休以及离职员工的后续管理，确立相关人员的竞业禁止义务；
（4）处理因职务发明产生的纠纷时，单位看重专利的所有权，而发明人则
更多愿意放弃专利权，获得经济上的补偿，因而单位一方应把握这样的机会，
促成双方实现和解。
法条链接：《专利法》第 6条、第 7条

风险26：合作完成的发明创造专利申请权约定不明 ★★★★
阐释说明：合作完成的发明创造专利申请权约定不明，合作者之间可能因此产生权属纠纷，影响企业专利的申请与后续使用。根据我国《民法典》相关规定，合作完成的发明创造的专利权的申请，应当依照合作者之间的合同约定申请专利。如果没有合同或者约定，其合作完成的发明创造成果的专利申请权属于合作者各方共同享有；如果其中一方或多方转让其专利申请权的，合作的其他方享有在同等条件下的优先购买权。合作完成的发明创造的一方或多方放弃其发明创造的专利申请权，可以由没有放弃专利申请权的其他各方行使专利申请权。但是，在没有放弃专利申请权的一方或多方经申请取得专利权后，放弃专利申请的一方或多人的发明、设计人可免费实施其专利。
防范措施：（1）发明创造（包括职务发明创造、非职务发明创造、合作完成的发明创造和接受委托所完成的发明创造）的权利归属，按下列顺序确定。①合同（或协议）优先，即如有合同则从其约定。②无合同（或协议）时，依据法律相关规定处理。对于特殊类发明创造，是优先适用双方对于权力归属的协议的，因此企业要提前约定权属协议，防止后期纠纷。明确约定专利权与专利申请权，防止被模糊处理。
（2）对于企业与高校合作，开展产学研相结合的专利研究，在签署相关专利合作协议时要注意：①对当前、后续的专利归属问题详细规定；②对双方合作方式及报酬明确约定；③注意专利瑕疵和专利抄袭的问题。
法条链接：《专利法》第 8条，《专利法实施细则》第13条，《民法典》第859条，第860条
相关案例：（2021）沪民终570号民事判决 上海迪纳声科技股份有限公司诉上海熊猫机械（集团）有限公司专利权权属纠纷案
判断合作完成的发明创造的权利归属，以当事人约定优先为原则。在当事人对专利权属没有约定的情况下，需要考察各合作人对该项发明创造实质性特点是否作出创造性贡献。对该项发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，是该项发明创造的发明人或者设计人，由其依法享有该项发明创造的专利申请权或专利权。对合作完成外观设计的权利归属，可从实质性设计由谁提出，设计方案由谁实现，他人的参与是否使原有方案发生实质性改变等方面进行判断。

风险27：未及时缴纳专利年费 ★★★★
阐释说明：专利法第四十三条规定，专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。没有按照规定缴纳年费的，无法获得专利权或者专利权在期限届满前终止。根据《调整后的专利收费项目和标准以及有关事项公告（第 75号）》（国家知识产权局公告第 75号）：调整后的专利收费项目和标准，专利年费基本以三年一个阶段为准收取，并且随着保护时间延长年费增加。但对于企业来说，一旦专利进入使用盈利阶段，年费仅是一项很小的开支。若因年费未缴纳而导致专利权终止，则得不偿失。因此，企业应注意选择是每年由自己缴纳（专利局会发出延期缴费的通知）还是与专利代理机构约定，由其代缴。
防范措施：（1）关注专利年费缴纳的时间、项目；第一次缴纳年费的时间：申请人在收到专利局发出的《办理登记手续通知书》《授予专利权通知书》后，办理登记手续时缴纳。第一次缴纳年费的项目包括：专利登记费、授予专利权当年的年费和专利证书印花税。其中授予专利权当年的年费，应当根据专利局发出的《办理登记手续通知书》中指明的期限足额缴纳。一般来说，专利局发出的办理登记手续通知书中指定的期限是以发文日为起点，加上 2个月时间，再加上 15日。以后的年费应当在前一年度期满前一个月内预缴。（2）关注专利年费缴纳方式；网上缴费：http://www/cponline.gov.cn。邮局汇款：收款人姓名：国家知识产权局专利局收费处；商户客户号：110000860。银行汇款：开户银行：中信银行北京知春路支行。户名：国家知识产权局专利局，账号：7111710182600166032。（3）未按时缴纳年费可采取以下补救措施；
•过期 1个月内可补缴年费，不需缴滞纳金。
•过期超过 1个月到 6个月内按《缴费通知书》缴纳。
•过期超过 6个月收到《专利权终止通知书》但可办理恢复。
•收到《专利权终止通知书》2个半月内未办理专利权恢复，则专利权彻底终止。
•因不可抗力的原因，两年内可办理专利权恢复。
法条链接：《专利法》第43条，《专利法实施细则》第110条、第114条、第15条

三、专利转让

风险28：专利转让主体不合法 ★★★
阐释说明：专利转让过程中，出让人应是专利权的合法所有者，一旦转让主体不是专利权合法所有者，则可能导致转让合同无效。实践中，经常出现法人或其他组织内部设立的科研机构以自己的名义与其他企业签订专利转让合同的情况。但内部科研机构订立的合同也并非无效，经法人或者其他组织事前授权或者事后认可的，其行为可视为该法人或其他组织的行为，该合同产生专利转让的法律后果；如果该转让行为未获得其所属单位的授权或追认，则由内部科研机构成员共同承担法律责任。但法人或者其他组织因该合同受益的，应当在其受益范围内承担相应的责任。
防范措施：
（1）若专利转让者是个人，应审查专利权人是否为职务发明人、委托发明人或者合作完成的发明创造的发明人，避免因专利权属引发纠纷。
（2）在专利权转让主体审查过程中，可要求专利权人作出相关书面陈述，明确专利技术开发者之间的关系及协议情况。
法条链接：《专利法》第 10条、第 47条，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 7条。

风险29：专利权存在瑕疵 ★★★★
阐释说明：专利权存在瑕疵的情况有：
（1）专利权瑕疵包括转让之前的权利瑕疵（如专利在研发申请的过程中存在侵犯他人权利的情形）与转让之后的权利瑕疵（如未交年费导致的专利无效，被人提起专利权无效时没有正确应对导致专利被宣告无效，专利权人后续的专利许可行为违反已订立的专利转让合同中的约定等情形）。
（2）因专利权瑕疵被宣告无效以后，专利权视为自始不存在，专利转让合同的目的亦不能达成，专利受让人还存在承担专利转让费等其他财产损失的风险。在原专利权人存在恶意的情况下，专利无效对专利权受让人所造成的损失，其应当赔偿。同时，若原专利权人不返还受让人已支出财产（专利侵权赔偿金、专利使用费和专利权转让费）的全部或部分，有违公平原则的，也应当返还。
防范措施：企业在受让专利权时不仅需注意专利权在转让合同订立时是否处于合法状态，还需注意专利权转让完成后是否可能存在被宣告无效的情况。建议企业在订立专利权转让合同时约定，出让方应保证转让的专利权完整、无瑕疵，保证在专利权有效期内的真实、完整，能够实现受让方的使用目的。若违反上述承诺的，由出让方承担法律责任。同时，受让方企业可要求出让方转交与专利相关的技术资料，并提供必要的技术指导，保障合同目的的实现。
法条链接：《专利法》第 44条、第 45条、第 47条， 《中华人民共和国民法典》第870条，《专利法实施细则》第69至76条、第98条。

风险30：转让的专利已被许可第三方实施 ★★★★★
阐释说明：实践中，存在专利权人许可第三方实施专利以后再转让专利权的情形。专利权受让人获取专利权后，可能会对第三人的专利实施产生影响。而被许可人经实施许可合同获取专利实施权的，也可能与受让人的专利权存在冲突。又因专利转让合同成立在后，不影响许可合同的效力。而专利权让与人与第三方签订的专利实施许可合同中的全部权利和义务，却要由转让后的企业承继。尤其是第三方以独占许可的方式行使专利权，企业在受让专利权后仍要受到独占许可的限制。因而若专利转让人在转让合同订立前未如实告知受让人存在在先许可合同，很可能引发受让人与被许可人之间的冲突，进而产生诉讼风险。
防范措施：在专利权转让合同订立之前，受让人应查明所转让的专利权是否存在已许可第三方实施使用的情况。若存在这种情况，受让人则应进一步查明第三方实施许可的方式、期限、地域等情况，综合考量后，再决定是否接受该专利权的转让。
法条链接：《专利法》第 11条、第 12条，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 24条，《民法典》第867条。

风险31：专利权出资评估不准确 ★★★★
阐释说明：专利权出资评估不准确产生的风险主要表现在以下几方面：一是专利技术评估作价未考虑专利权稳定性，导致公司存续期间专利失效；二是出资专利评估作价委托的机构不专业，采取的评估计算方法不科学导致专利价值被高估或低估；三是专利技术因行业技术更新情况以及专利使用情况存在减值风险。
防范措施：（1）针对出资人以专利出资的情况，建议在专利转让协议中可明确约定专利权权利瑕疵担保责任的承担问题。写明若因转让的专利权权利问题而使得公司面临的侵权纠纷，出资人承担所有赔偿责任。对于其他专利权出让人，受让人也可在转让协议中约定因出让方原因造成专利权瑕疵使得受让人面临侵权纠纷，出让人承担相应赔偿责任。
（2）专利权人在启动诉讼程序前，应当对专利权进行稳定性和合法性的分析和评估，准确判断发明或技术的专利性强弱性，避免在侵权诉讼中面临对方反诉专利权无效的法律风险。
（3）依据《专利法》第十条的规定，专利权转让，须在专利行政部门登记后才发生权利的转移，获得专利权。若专利技术需要与技术诀窍一起转移才能实施的，企业最好与专利出让人签订竞业禁止协议、与掌握这些技术秘密的技术人员签订内部保密协议，以有效避免因技术人员辞职、跳槽等导致商业秘密外泄，降低风险。
法条链接：《公司法》第 48条，《〈公司法〉司法解释（三）》第 9条、第 15条，《专利法》第 10条，

四、专利实施许可

风险32：专利许可条款约定过于严苛 ★★★
阐释说明：专利权人在专利许可合同中限制被许可人行使相关权利时，必须把握好尺度，不得限制被许可人根据市场需求实施专利技术，不得限制被许可方采购渠道。若许可合同中存在法律禁止的苛刻许可条款，可能导致合同整体无效；若无效条款不影响合同其他部分效力的，则其他部分有效。
防范措施：根据我国《反垄断法》相关规定，竞争关系企业间形成限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品的协议，有可能因被认定为垄断协议而无效。因此，企业签订专利许可协议时要合理设置条款，防止合同条款的无效。
法条链接：《民法典》第850条，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 10条

风险33：专利许可边界模糊 ★★★
阐释说明：专利许可的边界模糊主要表现在：许可期限、许可方式、许可地域、许可对象，许可费用等约定不明。[ 马远超.专利许可中的五大法律风险与防范[J].中国律师，2013（5）.]
（1）许可期限：专利实施许可期限超过专利有效期。专利转让合同在专利权存续期内有效。专利许可合同届满前，因专利权失效或被宣告无效，而导致专利许可合同归于无效的，专利许可人应承担相应的违约责任。
（2）许可方式：专利实施许可方式分为独占实施许可、排他实施许可与普通实施许可三种。不同的许可方式，对于让与人与受让人的权利义务产生不同的影响。因此，在订立许可合同时需明确专利实施许可方式。对于当事人没有约定或约定不明的情况，视为其采用普通实施许可。
（3）许可对象：被许可对象不够明确，可能出现多个被许可人同时生产、销售的情形，权利人难以监督许可合同的履行。也有可能出现权利人的竞争对手通过控制某一被许可人的股权或者与某一被许可人进行合作间接获得许可授权的情形，从而损害权利人的利益。
（4）许可地域：专利许可超越特定地域范围。专利权仅在核准登记所在国享有受法律保护的排他性权利，权利人不得超出登记国地域范围进行授权许可。专利权人在专利法律保护的地域之外授权他人实施专利技术方案，有可能导致被许可人在第三国侵害他人的专利权，而许可人也将可能面临专利侵权的法律风险。
（5）许可费用：专利许可费用的结算方式，一般分为一次性收费和按相关产品销售量收费两种。如果对此未做好提前的约定，也可能因之产生纠纷。
防范措施：（1）对以上所提的许可协议中易发生模糊的情形，要有明确规定。
（2）权利人在订立许可合同时，要明确专利实施被许可人的主体范围，要明确许可对象是否包括被许可人的关联公司等（如母子公司、兄弟公司等）。
（3）专利许可费用的结算方式最好采用一次性结算的方式，防止之后因受让人销售量的认定问题双方再次产生纠纷。
法条链接：《专利法》第10条，《民法典》第846条，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 25条

风险34：专利许可合同未备案 ★★
阐释说明：许可合同未登记备案的主要风险是：这一情况下被许可人不得对抗善意第三人。虽然专利实施许可合同未备案的，不影响合同效力，但是对于专利独占许可合同的被许可人来说，若许可合同未登记备案，其权利不得对抗善意第三人，即权利人违反约定再次向第三方授权许可的，第三方基于“善意第三人”抗辩，使在先独占性被许可人不得追究其侵权责任。反之，若权利人向第三方发放独占性许可并经备案的，在后独占被许可人可以对抗在先被许可人，从而禁止在先被许可人实施专利技术方案。故建议专利许可合同当事人及时办理许可合同的备案登记，保护双方合法权益。
防范措施：专利权因其他事由发生转移的，当事人应凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起 3个月内向国务院专利行政部门备案。以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记。
法条链接：《专利法》第10条，《专利法实施细则》第15条

五、专利侵权

风险35：企业生产经营侵害他人专利权 ★★★
阐释说明：企业生产经营侵害他人专利权，主要表现为：
（1）企业因采购专利侵权物资和技术构成专利侵权；
（2）因生产环节缺乏专利权意识或专利管理预警机制，未合理审查来料加工、来样加工、委托设计、委托加工订单，以致生产出专利侵权产品，引发赔偿风险；
（3）企业因销售自己或他人生产的产品侵犯他人专利权，引发侵权纠纷；
（4）企业对外货物或技术贸易过程中引进或出口的技术、产品，因侵犯他人在国内或国外的专利权，引发专利侵权纠纷。
防范措施：企业要提升专利侵权防范意识，建立专利侵权规避机制：
（1）企业生产经营采购环节，要建立起重要物资、装备、技术采购的专利检索分析机制，规避专利侵权行为；
（2）生产环节提高专利侵权风险防范意识，并建立专利管理预警机制，避免侵权行为；对来料加工、来样加工、委托设计、委托加工等订单进行专利权的合理审查；
（3）企业销售自主生产的产品或购买他人产品以及开展技术、产品进出口贸易时，应进行目标市场所在地区或国家的专利检索分析，避免专利侵权行为；
（4）应加强企业采购、生产、销售各环节的合同管理工作，约定合同双方在履行合同中都负有不得侵犯他人知识产权的义务；明确违反义务时相应法律责任的承担主体，以降低专利侵权风险可能造成的损失。
法条链接：《专利法》第 11条

风险36：专利侵权认定不准确 ★★★★★
阐释说明：对于专利侵权的判定依据主要是《专利法》第十一条、第六十条的规定，同时还要结合以下几个原则。
（1）全面覆盖原则：指被控侵权物（产品或方法）将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现，被控侵权物（产品或方法）与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。
（2）等同原则：指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，虽然从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。
（3）禁止反悔原则：指专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围，也即“以权利要求的内容为准”。
防范措施：企业在面对这类风险时需要：
（1）准确把握专利侵权的行为要件。从我国《专利法》相关规定可以看出，构成专利侵权行为应同时具备以下 3个要件：①存在被侵犯的有效专利权；②未经专利权人许可；③以生产经营为目的。企业在避免专利侵权或追究他人侵权责任时，要以这些要件自查或收集证据。
（2）对发明或者实用新型专利侵权进行判断时，应对专利《权利要求书》中记载的技术方案的全部必要技术特征与被控侵权产品或者方法的全部技术特征逐一进行对比。避免指控侵权的技术方案中缺少了权利要求中的一项或几项必要的技术特征，不构成侵权造成败诉风险。在技术研发阶段，企业可通过采取一定的技术措施，增加专利的模仿难度，保持专利的独创性特征，预防专利侵权行为。
（3）对外观设计专利侵权判断时，应当根据外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；并以一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，企业在外观设计时可不予考虑。
（4）要重视侵权损害赔偿的计算，专利侵权赔偿的计算方法一共分为以下五种：依据权利人的损失确定赔偿金额（专利产品因侵权造成的销售量 × 专利产品合理利润）、侵权人因侵权行为所获得的利益（侵权产品销售量 × 侵权产品合理利润）、参照该专利许可使用费，前三种计算方式对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额；法定赔偿（权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿)、调解协议约定赔偿（赔偿额由专利侵权双方在诉讼前协商确定，并诉请法院按此约定裁判）。企业的专利权受到侵害，要求赔偿造成的经济损失时，要注意收集遭受损失的相关证据，以维护自己的利益。
（5）企业既要了解专利侵权的认定标准，同时也应当了解不视为侵犯专利权的行为，具体包括：第一，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；第二，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；第三，临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国与中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；第四，专为科学研究和实验而使用有关专利的；第五，为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
法条链接：《专利法》第 6条、第 11条、第 60条、第75条、第77条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 6条至第 11条

风险37：忽视专利权的有效稳定 ★★★★★
阐释说明：专利侵权诉讼的成败，在很大程度上依赖于专利权人的专利权是否具有合法性和稳定性。实践中，专利权是否有效稳定往往容易被企业忽视，企业认为既然专利证书上都盖了国家知识产权局的章，便说明其取得了专利权，不会再无效。但是，依据《专利法》第 45条至第 47条的规定，专利存有瑕疵的情况下，可能使得专利被宣告无效。当专利权人享有的专利存在可撤销、无效等瑕疵情形时，有可能在侵权诉讼中遭到对方反诉该专利权无效，面临败诉、丧失专利权等一系列负面影响。
防范措施：（1）撰写《权利要求书》不能只看重保护产品本身，而应重点强调权利。尽可能预判竞争者将会如何对技术方案进行复制、改进或者规避某部分设计，并提前将其纳入《权利要求书》中。
（2）权利要求保护范围要有针对性。权利要求要精确覆盖到特定产品/方法，以支持企业专利维权，防止自身专利被他人请求宣告无效。
（3）申请专利前要做好检索工作。详细检索拟申请专利的技术方案在相同或相近技术领域中的现状，并以此来判断该申请是否具有新颖性和创造性。撰写专利申请文件时，要避开已有专利的权利要求保护范围，保持专利权利稳定。
（4）可以委托专业技术较强的代理机构处理专利申请事宜。
法条链接：《专利法》第 45条至第 47条，《专利法实施细则》第69条、第78条